JAKARTA, Stabilitas.id — Lahirnya Undang-Undang No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan babak baru perkembangan hukum merek di Indonesia. Sebab hal baru yang diatur dalam UU ini adalah diakomodasinya pelindungan merek nontradisional dan sistem pendaftaran merek internasional. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan juga dilakukan dalam UU ini, yang antara lain termasuk penyederhanaan prosedur pendaftaran merek dan pelindungan merek terkenal.
Untuk mengidentifikasi apakah suatu merek merupakan merek terkenal, selain berpedoman pada UU Merek, Indonesia juga telah memiliki Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016) yang secara spesifik mengatur mengenai kriteria dari merek terkenal.
Namun, satu hal yang sering ditemukan dalam sengketa merek adalah pemahaman yang berbeda terkait dengan kan merek terkenal, salah satunya ada soal secondary trademark. Sebagai contoh, merek terkenal Marlboro Lights, kandungan merek terkenal sejatinya melekat pada kata Malboro, dan selanjutnya kata Lights ini sejatinya merupakan secondary trademark, yang sangat terbuka untuk bisa digunakan oleh merek lain.
Namun saat ini banyak ditemukan sengketa merek dengan titik yang dipersoalakan pada secondary trademark, yang masih dinilai sebagai merek terkenal. Kasus ini bisa ditemukan dalam persoalan sengketa merek seperti Univeler vs OrangTua, dan juga kasus merek Geprek Bensu. Padahal secondary trademark tidak dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai merek terkenal karena Secondary Trademark pada prakteknya digunakan sebagai varian.
Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual , Dr. Freddy Harris, ACCS, berdasarkan Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, merek terkenal harus memenuhi beberapa kualifikasi. Tetapi, katanya, peraturan tersebut masih cukup luas pengartiannya dan membutuhkan banyak pembuktiannya.
“Harus cari bagaimana caranya agar apa yang disebut merek terkenal dipahami secara bersama-sama, karena tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap merek tersebut masih butuh pembutktian,” katanya dalam sebuah webinar di Jakarta. Rabu (24/3/2021).
Di sisi lain, Freddy menilai yang paling penting adalah goodwill untuk menjaga persaingan yang sehat. Dia mencontohkan sejumlah merek terkenal seperti IKEA, Piere Cardin, H&M, kendati sudah terkenal tetapi butuh perhatian konsultan merek.
“Misalnya IKEA yang sudah terkenal sejak tahun 80-an, tetapi orang Indonesia tidak tau, kecuali yang sudah ke luar negeri. Tetapi sekarang sudah sangat terkenal jadi ada beberapa kriteria yang masih belum bisa terpenuhi oleh merk ini,”katanya.
Demikian juga dengan CocaCola yang cukup dikenal luas dengan sejarahnya, kendati sesuai kriteria di pasal 18 ayat 3 sudah terkenal, lantas bagaimana jika didaftarkan merk lain.
“Apakan CocaCola Zero adalah merk lain terkenal ketika dilekatkan dengan CocaCola atau stand alone sebagai merek baru,” pungkas Freddy.
Oleh karena itu, Freddy menilai diperlukan pemahaman secara komprehensif kepada para pelaku usaha baik pengusaha, produsen, konsultan, serta akademisi tentang kriteria merek terkenal yang berlaku di Indonesia, dan praktik terbaik mengenai pengujian dan identifikasi merek terkenal secara keseluruhan.
Sebab, dari kasus-kasus seperti pemalsuan dan pembajakan terkait merek terkenal sudah kerap terjadi, akan mengganggu aktivitas bisnis.
“Perdaganan tidak akan berkembang baik jika suatu merek, termasuk merek tekenal, tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai di suatu Negara. Penegakan hukum yang tegas harus dilakukan terhadap pelaku-pelaku pemalsuan yang merugikan bagi para pemegang merek terkenal yang sebenarnya. Penegakan hukum terhadap tindakan pemalsuan merek terkenal tentu akan berimbas positif terhadap iklim perdagangan,” tegasnya.
Ketua Dewan Penasehat AKHKI, Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, S.H., MIP dalam webinar yang sama mengatakan, praktek penegakan hukum dan perlindungan merk terkenal harus memenuhi standar minimum tertentu. “Namun bagi merek yang memiliki reputasi harus dilindungi,” katanya.
Memang dalam UU No 20 tahun 2016, pasal 21 ayat 1 menegaskan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebu memilki persamaan pada pokokk/ keseluruhan dengan merek pihak lain untuk barang jasa. Lalu ada pasal ‘c’ disebut merek pihak lain untuk barang dan/jasa tidak sejenis dengan yang memenuhi persyaratan tertentu.
“Permohonan pada pokoknya tentunya juga harus dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek , investasi di berbagai negara. Jadi kalau dilihat dalam praktik, yang penting adalah pendapat dan persepsi konsumen terhadap merek tersebut. Sebab belum ada satu definisi pun tentang merek terkenal, bahkan konvensi Paris tidak mengatur pasal atau definisi dari merek terkenal,” tegas Cita.
Dia mencontohkan, merk odol yang ditujukan untuk konsumen agar menjaga kesehatan gigi, tetapi kemudian berubah menjadi kata generik shingga kehilangan daya pembedanya. Sementara itu, persepsi konsumen berubah bahwa ketika kata pasta gigi telah diganti menjadi ODOL.
Ketua Komisi Banding Merek, Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H. di kesempatan yang sama mengatakan, ketika UU Merek pertama kali diberlakukan, ada 1,4 juta permohonan merek diajukan kepada pemerntah.
“Di Indonesia, merek bersifat konstitutif dan harus didaftarkan. Hak itu muncul ketika sudah ajukan permohonan. Jadi siapa daftarkan pertama maka dia yang dapatkan hak untuk merk tersebut.
Namun, demikian, Teddy menegaskan bahwa di atas first to file atau pendaftara secara hukum adalah itikad baik. Dalam hal ini ada peran besar dari konsultan HAKI. Sebab menurut Teddy, peran konsutan HAKI yang memilki itikad tidak baik dapat membuat ricuh hingga muncul sengketa mereka. “Jadi sebenarnya yang paling tinggi adalah itikad baik/goodwill,” katanya.
Sebab, lanjutnya, istilah trademark infringement memiliki unsur sengaja melawan hukum dengan menunjukkan hal yang bertentangan dengan hukum yang ada.
“Misalnya daftar ulang merek yang sudah terdaftar atau membuat bajakannya. Akibatnya adalah ciptakan kekacauan mengenai asal-usul barang. Konsumen indonesia tau barang itu palsu tapi malah ada yang cari barang tersebut, misalnya KW supernya,” papar Teddy.
Teddy juga menyoroti terkait penyelesaian sengke merek di tingkat pengadilan. Sebab, pertimbangan dan pandangan hakim atas suatu kriteria merek terkenal seringkali berbeda, mengingat bahwa padanya praktiknya, kriteria atas keterkenalan suatu merek bisa saja berpedoman selain dari ketentuan UU Merek dan Permenkumham 67/2016 (misalnya berdasarkan best practice secara global/TRIPS Agreement). Perbedaan tolak ukur yang digunakan Hakim dalam penetapan status merek terkenal sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam implementasi Permenkumham 67/2016.
“Apabila ada acuan yang digunakan kurang tepat, misalnya penetapan merek yang memiliki unsur kata umum sebagai merek terkenal, hal tersebut sangat berpotensi menghalangi pihak lainnya dalam menggunakan merek dengan unsur kata umum (descriptive) yang sama, dimanaa secara teori hukum, penggunaan kata umum (descriptive) seharusnya tidak dapat diberikan kepada satu pihak secara eksklusif,” pungkas Teddy.
Kriteria penetapan sebuah merek menjadi merek terkenal tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak substansi yang telah diatur oleh tata aturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, larangan penggunaan kata umum oleh pemilik merek terkenal kepada pihak-pihak tertentu tentunya berpotensi untuk menimbulkan praktik usaha yang seolah-olah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
“Kami berharap melalui diskusi virtual ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang semakin komprehensif, baik bagi para pelaku usaha serta pemerhati kekayaan intelektual seperti konsultan KI dan akademisi tentang kriteria merek terkenal yang berlaku di Indonesia.”tutup Yanne Sukma Dewi, S.H., M.H. – Sekretaris Jenderal MIAP.
